Dans le cadre de la distribution des fonds d’investissement, il est fréquent d’avoir recours à technique de la marque blanche (« white label ») : la société de gestion fabrique un fonds d’investissement, lequel est ensuite commercialisé par un distributeur sous la marque de ce dernier sur le fondement d’une convention de distribution. La dénomination de cet organisme de placement collectif (OPC) suit les règles de droit commun, en particulier celles du droit des marques, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2019.
Comme le souligne la cour d’appel, « la résiliation de la convention par le juge commissaire à la demande de l’administrateur n’a pas eu pour effet d’anéantir l’ensemble des clauses contractuelles mais de priver d’effet pour l’avenir celles qui nuisaient à la sauvegarde du débiteur et ce, en application de l’article L. 622-13 IV du Code de commerce […] ». La convention des parties stipulait d’ailleurs qu’à son expiration certaines dispositions demeureraient en vigueur, et notamment celle relative à la « communication », selon laquelle « chacune des parties s’engage à obtenir le consentement express(e) de l’autre pour toute utilisation qu’elle souhaiterait faire de la dénomination sociale et/ou du logo de l’autre partie ». La société de gestion n’avait certes pas l’exclusivité du droit d’utiliser la marque, mais elle bénéficiait d’un droit d’usage de celles-ci pour désigner les fonds dont elle avait la gestion et qu’elle avait elle-même créés. La cour souligne que « la résiliation de la convention par l’ordonnance du juge-commissaire a laissé subsister la clause prévoyant le maintien du droit d’usage au-delà de la résiliation, le maintien de cette clause n’étant pas de nature à nuire à la sauvegarde de la société […] ».
De plus, la société distributrice, titulaire de la marque, ne pouvait valablement invoquer la renonciation de la société de gestion à son droit d’utilisation dès lors que la renonciation ne se présume pas et que pour être utilement opposée à celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque, conditions non remplies en l’espèce au jour de la décision.
Pour ce qui concerne la modification de la dénomination de ses fonds par la société de gestion, les magistrats ont estimé, à juste titre, que si le terme Etikea présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec le signe Ekité duquel il ne se différencie que par l’ajout du « a » final et la permutation des consonnes « t » et « k », n’est pas susceptible de créer un risque de confusion avec la dénomination Ekité qui a été déposée pour désigner des assurances, services bancaires, gestion financière, services de financement, analyse financière et placement de fond, lesquels ne sont ni identiques ni similaires à l’objet du fonds de dotation de la société de gestion[1]. L’objet de ce dernier consiste en effet dans la promotion et le financement d’initiatives et de projet d’intérêt général, portés par des associations, dans les domaines de l’humanité et de la solidarité tels que l’intervention d’urgence au lendemain d’une catastrophe naturelle ou d’une guerre dans un pays en voie de développement, la création de micro entreprises agricoles dans les pays défavorisés afin de lutter contre la pauvreté et en faveur de la sécurité alimentaire ou bien encore la lutte contre les maladies rares et la prévention de la santé infantile dans les pays en développement.
On observera enfin que sous l’angle du droit des fonds, un changement de dénomination d’un OPC constitue une « modification » d’un OPCVM et, plus spécialement, un « changement » qui est une modification non soumise à agrément préalable mais à simple déclaration à l’AMF et à information des investisseurs[2].
[1] . L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».
[2] . Pour les OPCVM, v. Règl. gén. AMF, art. 411-15, 2° et 411-18 ; Instr. AMF DOC-2011-19 relative aux « procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM commercialisés en France », art. 39. Pour les FIA, v. notamment, Règl. gén. AMF, art. 422-16 ; Instr AMF DOC-2011-20 relative aux « Procédures d’agrément, établissement d’un DICI1 et d’un prospectus et information périodique des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale », art. 18.
